In linea generale un principio fondamentale che regola il rapporto tra il principio della libera circolazione di merci e servizi e la tutela dei diritti di proprietà industriale è il c.d. principio dell’esaurimento di quest’ultimi.
Nel caso del diritto al marchio l’applicazione di questo principio comporta che il titolare del diritto possa compiere il primo atto di immissione in commercio del prodotto contraddistinto dal marchio, dopodichè il prodotto potrà circolare liberamente all’interno dell’Unione Europea, senza che il titolare possa far leva sulla privativa industriale per ostacolare la vendita da parte di terzi del prodotto già immesso sul mercato dal titolare del marchio o, comunque con il suo consenso.
Questo principio trova applicazione anche nel caso in cui il titolare del marchio tenti di bloccare la vendita da parte del terzo del proprio prodotto (originale e già introdotto sul mercato dal titolare stesso) attraverso i canali di vendita on line.
Il titolare del marchio potrà invece opporsi alla circolazione del prodotto già immesso sul mercato nel caso in cui le modalità utilizzate da un terzo per la commercializzazione siano tali da ledere la reputazione del marchio o si verifichi un danneggiamento o modifica della confezione o del prodotto stesso. Questa è infatti un’eccezione particolare che la normativa prevede all’operatività del principio dell’esaurimento dei diritti di proprietà industriale in forza del 2° comma dell’art. 5 del Codice di Proprietà industriale il quale dispone che ‘.. questa limitazione dei poteri del titolare (n.b.: derivante dal principio di esaurimento del diritto) tuttavia non si applica quando sussistono motivi legittimi perchè il titolare stesso si opponga all’ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi è modificato od alterato dopo al loro immissione in commercio’.
E’ però importante sottolineare che tra questi ‘motivi legittimi’ non vi rientra la mera riduzione del prezzo applicata dal terzo rispetto a quello applicato dalla rete di distributori ufficiali.
Di recente il Tribunale di Milano, con l’ordinanza n. 3755 dell’11 maggio 2021 (ricorrente ‘Chanel’), ha però operato un importante distinguo, stabilendo che le modalità di vendita, anche attraverso siti online, di un rivenditore esterno alla rete di distribuzione selettiva di un marchio di lusso che siano lesive del del prestigio e della reputazione dello stesso possono essere impedite.
In tal caso infatti, secondo detta ordinanza, non può applicarsi il principio dell’esaurimento del marchio ex art. 5, comma 1°, del Codice di Proprietà industriale e viene quindi riconosciuto al titolare del marchio il diritto di opporsi a tali vendite.
La decisione ha riguardato il caso di una nota società di prodotti di alta moda operante nel settore del lusso che ha agito in giudizio lamentando di ritersi danneggiata dalla condotta di una società che commercializzava e promuoveva senza autorizzazione alcuni prodotti con il suo marchio sulla rete Internet.
Questa attività di vendita, a detta della ricorrente, non teneva conto dei severi standard qualitativi richiesti dalla stessa per i distributori della propria rete commerciale ed in generale degli standard relativi alla vendita di prodotti di lusso. La ricorrente rilevava, inoltre, la manomissione dei codici di tracciabilità apposti sulle confezione di tali prodotti.
Il Tribunale di Milano ha valutato dapprima la legittimità del sistema di distribuzione selettiva della ricorrente che viene genericamente definito come ‘un sistema di distribuzione nel quale il fornitore si impegna a vendere i beni o servizi oggetto del contrato, direttamente od indirettamente, solo a distributori selezionati sulla base di criteri specificati e nel quale questi distributori si impegnano a non vendere tali beni o servizi a rivenditori non autorizzati nel territorio che il fornitore ha riservato a tale sistema..’.
Tale sistema è astrattamente idoneo ad impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza ma tale modalità di vendita può essere considerata legittima a condizione che vengano rispettate le seguenti condizioni: a) sia limitata a prodotti di lusso e di prestigio al fine di conservarne la qualità e garantire un utilizzo corretto; b) i limiti imposti alla libera concorrenza e generati da tali modalità di vendita non vadano oltre il necessario e siano stabiliti in modo oggettivo (nel caso di specie si prevedeva che i prodotti del brand non dovevano essere affiancati da altri prodotti recanti altri marchi, che dovesse essere garantito un servizio di consulenza personalizzata, che dovesse essere assicurata l’alta qualità del sito Internet mentre non era prevista alcuna prescrizione di natura restrittiva relativa ai prezzi, al territorio ed alle forniture.
Riconosciuta quindi la liceità del sistema di distribuzione selettiva della ricorrente, il Tribunale di Milano si è soffermato sulla condotta della resistente, al fine di verificare se la stessa rispettasse o meno gli standard qualitativi imposti dalla ricorrente per i propri distributori autorizzati.
Il Tribunale, all’esito di tale esame, ha ravvisato la corretta applicabilità al caso di specie della deroga prevista dall’art. 5, comma 2° del CPI, in quanto la resistente non aveva applicato gli standard richiesti dal brandi di moda per preservare il proprio prestigio e notorietà; i codici identificativi originari dei prodotti risultavano essere stati rimossi, i prodotti venivano accostati ad altri prodotti di minor qualità, il sito web presentava l’immagine di una campagna pubblicitaria non più in corso.
Il Tribunale ha quindi escluso l’operatività del generale principio di esaurimento di cui sopra ed ha conseguentemente riconosciuto il legittimo esercizio da parte della ricorrente della facoltà di opporsi alla vendita ex art. 5, comma 2°, CPI, disponendo l’inibitoria, assistita da penale, alla ulteriore commercializzazione, offerta in vendita, promozione e pubblicizzazione dei prodotti a marchio della ricorrente sul sito e.commerce della resistente nonchè la pubblicazione del dispositivo dell’ordinanza sul sito della stessa.
